Статья посвящена институту злоупотребления исключительным правом на товарный знак. В статье рассматривается традиционное определение злоупотребления правом, а также формы злоупотребления правом на товарный знак. На основе анализа судебной практики автор приходит к выводу об отсутствии закрепленного закрытого перечня последствий злоупотребления правом. Особое внимание автор уделяет такой форме злоупотребления правом на товарный знак, как неиспользование товарного знака.
Ключевые слова: интеллектуальные права, злоупотребление правом, товарный знак.
The article is devoted to the Institute of abuse of the exclusive right to a trademark. The article discusses the traditional definition of abuse of rights, as well as forms of abuse of the right to a trademark. Based on the analysis of judicial practice, the author comes to the conclusion that there is no fixed closed list of consequences of abuse of law. The author pays special attention to such form of abuse of the right to a trademark as non-use of a trademark.
Keywords: intellectual property rights, abuse of rights, trademark.
Впервые в отечественном гражданском законодательстве было закреплено положение о пределах осуществления гражданских прав и недопустимости злоупотребления правом при принятии части 1 Гражданского кодекса Российской Федерации в 1994 г. Традиционно в юридической литературе под злоупотреблением правом понимают «особое гражданское правонарушение, совершаемое управомоченным лицом при осуществлении принадлежащего ему субъективного права, заключающееся в использовании им конкретной формы его осуществления, противоречащей социальному назначению права, и направленное на причинение вреда другому лицу» [1]. Его основную специфику составляет действие нарушителя, формально опирающееся на принадлежащее ему право. Однако при конкретной его реализации оно приобретает такую форму и характер, что это приводит к нарушению прав и охраняемых законом интересов других лиц.
Особое назначение товарного знака (знака обслуживания) состоит в индивидуализации товаров, работ, услуг в коммерческом обороте и выделении правообладателя исключительного права на товарный знак среди других. Осуществление исключительного права на товарный знак связано с потребительским выбором и определенной деловой репутацией правообладателя на рынке товаров, работ и услуг [7, C. 45].
Правообладателям предоставляется защита в соответствии с функциями товарного знака: экономической (нематериальный актив правообладателя), информационной (сообщает потребителю о том, кто является правообладателем исключительных прав), индивидуализирующей (индивидуализирует товары, работы и услуги, позволяя потребителям отличать один товарный знак от другого), защитной (информирует о предоставлении правовой охраны товарного знака), социальной (предупреждает введение потребителей в заблуждение). При этом законодатель не определяет формы злоупотребления правом, только устанавливает общие случаи (шикану, действие в обход закона с противоправной целью), и это оправданно [6, C. 40].
С учетом особенностей исключительного права на товарный знак, проанализировав правоприменительную практику, можно выделить злоупотребление правом на стадии регистрации товарного знака — форма выражения товарного знака тождественна либо сходна до степени смешения иному обозначению (т. е. «захват» известного товарного знака в отношении неоднородных товаров, паразитировании на репутации чужого бренда), злоупотребление правом на защиту, включая право на судебную защиту и право на оспаривание прав на товарный знак в Роспатент, аккумулирование товарного знака как форму злоупотребления правом [1]. Согласно п. 2 ст. 10 ГК РФ суд с учетом характера и последствий допущенного злоупотребления отказывает лицу в защите принадлежащего ему права полностью или частично, а также применяет иные меры, предусмотренные законом.
Для того, чтобы понять, что из себя представляет злоупотребление правом на товарный знак, рассмотрим некоторые примеры судебной практики. Так, ООО «Александровы погреба» оспаривает решение об отказе в государственной регистрации ТЗ «Bucephal», сходного до степени смешения с обозначением американской компании. Судебная коллегия пришла к выводу, что истец, подав заявку на регистрацию такого обозначения, пытался получить необоснованные преимущества за счет уже существующего бренда элитных алкогольных напитков. Регистрация заявленного обозначения окажется непреодолимым препятствием для ввоза названного элитного вина на территорию РФ, то есть действия истца по получению на территории РФ исключительных прав на обозначение «Bucephal» в отношении алкогольных напитков и пива не только направлены на получение необоснованных преимуществ, но и являются попыткой воспрепятствования введения в гражданский оборот на территории РФ элитного вина, имеющего сходное до степени смешения наименование. Действия истца содержат признаки недобросовестной конкуренции и злоупотребления правом, в связи с чем в удовлетворении требований было отказано [4].
Суд признал администрирование домена «viferon.ru» нарушением исключительных прав на товарный знак и злоупотреблением правом, кроме того, запретил использование товарного знака в доменном имени в Интернете и взыскал 10000 руб. компенсации. Было установлено, что доменное имя ответчика тождественно товарному знаку истца, у владельца доменного имени нет законных прав и интересов в отношении доменного имени, доменное имя зарегистрировано ответчиком и используется недобросовестно [3].
Ещё одной формой злоупотребления правом является аккумулирование товарного знака, выражающееся в приобретении исключительных прав на товарный знак с целью заключения лицензионных договоров, отчуждении товарного знака, обращение с исковым заявлением о прекращении правовой охраны сходных товарных знаков, с целью получить материальные блага в ходе переговоров или иным способом. Так, правообладатель товарного знака «Афродита», зарегистрированного в отношении товаров и услуг 30-го класса МКТУ предъявляет исковое заявление о запрете использовать обозначение «Афродита» и взыскании компенсации, при этом истец не использует товарный знак более 15 лет. Требования не были удовлетворены, а действия истца признаны злоупотреблением правом [2].
Таким образом, законом не закреплен закрытый перечень последствий злоупотребления правом. Целесообразно выделять такие последствия злоупотребления исключительными правами на товарный знак, как отказ в защите права, запрет использования обозначения, возложение обязанности на Роспатент аннулировать регистрацию товарного знака, признание злоупотребления правом нарушением исключительного права на товарный знак и взыскание компенсации соразмерной нарушению, возмещение причиненных убытков. В общественных интересах отказ в защите права может быть частичным.
Еще одной формой злоупотребления правом на товарный знак является неиспользование товарного знака. Ситуация же, в которой правообладатель не использует свое обозначение на протяжении длительного времени и тем не менее пытается ограничить существование на аналогичном рынке сходных обозначений третьих лиц, инициируя административные или судебные разбирательства, может быть оценена как злоупотребление правом [8, C. 60].
На этот счет в судебной практике существует два основных подхода:
1) суды признают злоупотребления в действиях лиц, которые в условиях фактического неиспользования своего товарного знака создают препятствия в использовании иными лицами обозначений, тождественных или сходных до степени смешения с таким товарным знаком;
2) поскольку правовым последствием неиспользования товарного знака является его досрочное прекращение в соответствии со ст. 1486 ГК РФ, то само по себе неиспользование товарного знака по крайней мере в течении любых трех лет без наличия иных доказательств ещё не свидетельствует о недобросовестном поведении и злоупотреблении правом [10, C. 10].
Отличие данных подходов основывается на том, сопряжено ли неиспользование товарного знака с такими действиями, как обращение за защитой исключительных прав на товарный знак. Однако даже при неиспользовании товарного знака правообладателем право на защиту может быть реализовано им с целью пресечения паразитирования третьих лиц на его репутации в ситуации, когда товарный знак используется лишь для части охраняемых им товаров [9, C. 16]. Соответственно, оценить добросовестность таких правообладателей и правомерность предъявленных ими требований является непростой задачей для административных и судебных органов.
По результате анализа судебной практики и научной литературы мы предлагаем следующие основные критерии, которые могут указывать на злоупотребление правом в условиях неиспользования товарного знака:
1) наличие или отсутствие законного интереса лица в защите своего товарного знака путем устранения иных лиц от использования сходных обозначений;
2) истинная цель регистрации товарного знака;
3) наличие или отсутствие реального намерения использования товарного знака самостоятельно либо с привлечением третьих лиц;
4) причины и срок неиспользования товарного знака.
Руководствуясь приведенными выше критериями, можно прийти к выводу, что само по себе неиспользование товарных знаков ещё не свидетельствует о злоупотреблении. Предъявление при таких условиях исков к третьим лицам может быть лишь проявлением коммерциализации частной инициативы на средства индивидуализации, в частности, способом пресечения паразитирования на известном бренде правообладателя. Так или иначе, представляется, что правомерной следует признать защиту прав того лица, который приложил реальные усилия для продвижения обозначения на рынке, а не того, который лишь получил регистрацию данного знака с недобросовестной целью либо не доказал наличие своего законного интереса в сохранении прав на товарный знак.
Таким образом, со ссылкой на злоупотребление правом в удовлетворении требований правообладателя о защите исключительных прав на товарный знак, который фактически им не используется, должно быть отказано в случаях, если законный интерес правообладателя в сохранении прав на товарный знак не доказан им, а цель регистрации направлена лишь на запрещение использования сходных обозначений третьими лицами, что сопряжено с их судебным преследованием, при этом причины и срок неиспользования не объясняются необходимостью защиты законного интереса правообладателя.
Литература:
- Гражданский кодекс Российской Федерации (часть 4): Федеральный закон от 18 декабря 2006 г. N 230-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2006. № 52 (часть 1). Ст. 5496.
- Определение Верховного Суда РФ от 23.07.2015 по делу № 310-ЭС15–2555, А08–8802/2013 // Справочная правовая система «Консультант Плюс».
- Постановление ФАС Московского округа от 19.12.2012 по делу N А40–60743/11–110–497 // Справочная правовая система «Консультант Плюс».
- Решение Суда по интеллектуальным правам от 02.03.2016 по делу № СИП-720/2015 // Справочная правовая система «Консультант Плюс».
- Решение Суда по интеллектуальным правам от 23.10.2015 по делу № СИП-299/2015 // Справочная правовая система «Консультант Плюс».
- Голофаев В. В. Пределы осуществления права на товарный знак. Злоупотребление правом на защиту товарного знака // Журнал Суда по интеллектуальным правам. 2018. № 20. С. 40–53.
- Лосев С. Охрана товарных знаков: новое в законодательстве // Наука и инновации. 2016. № 5 (159). С. 44–48.
- Сергеева Н. Ю. Порядок признания действий правообладателя товарного знака злоупотреблением правом либо недобросовестной конкуренцией // Гражданин и право. 2018. № 5. С. 56–64.
- Суспицына М. В. Злоупотребляет ли правом на товарный знак правообладатель, не использующий его? // Вестник экономического правосудия Российской Федерации. 2015. № 8. С. 15–19.
- Фролова Н. Оспаривание представления правовой охраны товарному знаку в случае злоупотребления правом и недобросовестной конкуренции // Интеллектуальная собственность. Промышленная собственность. 2014. № 6. С. 5–13.
