Существенные условия заключения лицензионного договора
Баштавой Рэм Александрович, студент
Филиал Российского государственного гуманитарного университета в г. Домодедово
Интеллектуальная собственность с каждым годом приобретает все большее и важное значение как в деятельности человека, позволяя им проявлять свои индивидуальные качества, так и в экономическом аспекте развития государства. Интеллектуальная собственность, пускай косвенно, но все же также является инструментом социального влияния на население любой страны. Если ранее при упоминании интеллектуальной собственности в первую очередь имелись ввиду авторские права на произведения литературы, искусства, и музыки, то сейчас, в эпоху цифровых технологий к ним смело можно причислить такие развивающиеся направления, влияющие, по большей части, на экономические составляющие развития государства в контексте интеллектуальной собственности, как изобретения, секреты производства (ноу-хау). О важности, значительности и значимости результатов интеллектуальной деятельности говорит Гражданский кодекс, в ст. 1225 которого, отражен достаточно обширный перечень объектов, являющихся интеллектуальной собственностью.
Лицензионный договор, как и любой договор, существующий в гражданском обороте, имеет свои характеристики, определяющие его конструкцию. К таким характеристикам относятся двусторонность/многосторонность, взаимность, консенсуальность, возмездность. Автор данной работы, помимо вышеупомянутых общепринятых характеристик, считает целесообразным поставить на одну ступеньку такую характеристику, присущую лицензионному договору, как алеаторность.
Алеаторный договор — договор, содержащий в себе условие, по которому невозможно точно определить выгоду и возможные убытки, ожидающие стороны договора.
Одной из основополагающих характеристик лицензионного договора является его консенсуальность. Консенсуальность подразумевает, что договор считается заключенным, когда сторонами достигнута договоренность по существенным условиям договора, являющими собой права и обязанности сторон по договору.
Существенными условиями в лицензионном договоре являются:
1. Предмет договора.
Условия о предмете согласовывается путем указания на РИД, право использования которого предоставляется по договору. При отражении в договоре предмета необходимо максимально конкретизировать объект, который будет использоваться. Если это произведение — указать его название, объем, формат, жанр, автора, дату создания и любые другие характеристики, позволяющие его идентифицировать. В случае, если объектом договора является зарегистрированный объект, необходимо указать соответствующий номер патента или свидетельства.
«Предмет договора, включающий в себя объекты, права на которые предоставляются, при отсутствии прямого на них указания должен быть определяем, т. е. для сторон не должно быть сомнений в перечне объектов, права на которые предоставляются договором» [2, с.70].
2. Способы использования.
Под способом использования понимаются конкретные условия, передаваемые по данному договору. Например, в лицензионном договоре с издательством может быть указано, что издательство получает право воспроизводить, распространять произведение, переводить его в электронный формат, а также размещать на определенных электронных ресурсах.
В лицензионном договоре об использовании изобретения, например лекарственного препарата, может быть указано, что лицензиат имеет право использовать изобретение для целей изготовления, производства, продажи.
Именно условие о конкретном способе использования РИД лицензионный договор отличает от договора отчуждения, в котором передается полный объем возможных способов использования.
3. Размер вознаграждения и или порядок определения размера вознаграждения за каждый способ использования произведения порядок и сроки его выплаты.
Согласно п. 3. Ст. 1286 ГК РФ, «В возмездном лицензионном договоре должен быть указан размер вознаграждения за использование произведения или порядок исчисления такого вознаграждения» [1].
Так как лицензионный договор является конструкцией коммерческой реализации результатов интеллектуальной собственности существенным различием между простой (неисключительной) лицензией и исключительной лицензией, как правило, отражается на размере лицензионных платежей. По исключительной лицензии они существенно выше, чем по неисключительной.
На практике применяются следующие формы выплаты размера вознаграждения по лицензионному договору:
– Паушальный платеж — фиксированный разовый платеж;
– Роялти — периодические процентные отчисления (текущие отчисления) продавцу лицензии, устанавливаемые в виде фиксированных ставок, исходя из фактического экономического результата её использования;
Главным преимуществом паушального платежа, как следует из его дефиниции, выступает единовременное получение платы за пользование правами интеллектуальной собственности, а значит и отсутствие зависимости от экономических факторов, в том числе эффективности коммерциализации технологии лицензиатом. При таком способе оплаты даже в случае коммерческой неудачи правообладатель получает доход от РИД. Но, с другой стороны, паушальный платеж можно рассматривать как негативный фактор, так как при такой форме оплаты правообладатель теряет возможность участия в повышенных прибылях лицензиата, конечно, в случае если таковые будут.
В случае выбора оплаты в форме роялти необходимо определить базу и ставку роялти. В качестве базы роялти лучше установить роялти такого показателя, на который сложно оказывать влияние. Методами определения ставки являются:
Метод стандартных ставок роялти.
Суть данного метода заключается в использовании ставок роялти по лицензионным договорам, заключаемых в той же отрасли, к которой принадлежит продукция, выпускаемая по технологии лицензиара.
Метод учета дополнительной прибыли лицензиата.
Основой метода выступает дополнительная прибыль лицензиата, получаемая им за счет возможности минимизации текущих и капитальных затрат за счет использования предмета лицензии.
Метод рентабельности.
Учет рентабельности, достигаемой лицензиатом при условии владения правами, передаваемыми по лицензионному договору. Установление доли лицензиара в данной рентабельности.
Метод 25 %.
Данный метод в основном применяется для договоров с иностранными лицами, так как этот метод является «золотым» правилом международной торговли патентными лицензиями, согласно которому 25–33 % получаемых лицензиатом прибылей причитается держателю патента [3, с.187].
4. Срок, на который передается право.
По общим правилам срок договора не причисляется к существенным условиям, так как в случае отсутствия конкретизации в договоре срока, на который предоставляются права, действует норма, отраженная в п. 4 ст. 1235 ГК РФ: «Срок, на который заключается лицензионный договор, не может превышать срок действия исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации.
В случае, когда в лицензионном договоре срок его действия не определен, договор считается заключенным на пять лет» [1].
По мнению автора данной работы, условие о сроке лицензионного договора необходимо рассматривать в купе с таким существенным условием как цена, так как, повторяя значение лицензионного договора как механизма коммерциализации интеллектуальной собственности, срок прямо пропорционален цены договора.
5. Территория, на которой может осуществляться использование.
В лицензионном договоре указывается территория, на которой допускается использование РИД или средств индивидуализации. Данное условие так же по общему правилу не относится к числу существенных, так как в случае не отражения данного положения в договоре действует норма п.3 ст. 1235 ГК РФ, о том, что «Если территория, на которой допускается использование такого результата или такого средства, в договоре не указана, лицензиат вправе осуществлять их использование на всей территории Российской Федерации» [1]. Но, здесь также как и условие о сроке необходимо привязывать условие о цене, так как зависимость цены договора прямо пропорциональна территории, на которой распространяется действие договора.
Помимо существенных условий лицензионного договора необходимо отметить, условия, которые по общим правилам не являются существенными, но стороны договора сочтут существенными для конкретного договора. К таким условиям можно отнести «оговорку об успехе», валютную оговорку, а также положение о сублицензии.
Возвращаясь к рассмотрению лицензионного договора как механизму развития экономики, важное значение имеет получение от такого договора прибыли. Причем это важно как для лицензиара, так и для лицензиата. В данном контексте выходит на первый план такая характеристика лицензионного договора как алеаторность.
Не каждый правообладатель, да и лицензиат, при заключении лицензионного договора может оценить успех данного договора. Данная ситуация может произойти как в связи с неправильным маркетингом, так и с постоянными изменениями рыночных тенденций, наложения санкций со стороны внешних субъектов и т. д. Для избежания подобного рода ситуаций в договоре может быть отражена так называемая «оговорка об успехе», дающая обоим сторонам некие гарантии от изменений экономической обстановки как в стране, так и за ее пределами.
Лицензионный договор может быть заключен как с национальными лицами так и с иностранными лицами. В случае заключения лицензионного договора с иностранным лицом, необходимо отразить в договоре так называемую валютную оговорку. «Валютная оговорка — условие договора, указывающее на то, валюта какой страны выступает в качестве валюты долга, в какой валюте должен быть произведен платеж и каким должно быть курсовое соотношение между указанными валютами на момент платежа» [4, с.102].
Согласие о предоставлении права лицензиату заключать сублицензионные договоры может быть дано в самом лицензионном договоре, и тогда, по мнению автора данной работы, это положение в договоре приравнивается к существенным, так и в отдельном положении при заключении конкретного сублицензионного договора. При этом необходимо отметить нормы, отраженные в п. 2, п. 3 ст. 1238 ГК РФ, так как они являются отражениями существенных условий о предмете договора и его сроке. Также в рамках сублицензионного договора необходимо отдельно выделить положение об ответственности за несоблюдение обязательств, отраженное в п.4 ст. 1238 ГК РФ «Ответственность перед лицензиаром за действия сублицензиата несет лицензиат, если лицензионным договором не предусмотрено иное» [1].
Резюмируя вышесказанное необходимо отметить, что соблюдение порядка заключения лицензионного договора, а также отражение в его конструкции существенных условий является основополагающими действиями обоих сторон, подчеркивающие добросовестность взаимоотношений гражданско-правового характер. При не указании хотя бы одного из существенных условий, а также не соблюдении порядка заключения договора, договор считается не заключенным.
Литература:
- Федеральный закон/ 230-ФЗ /Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) (статьи 1225–1551)/ Собрание законодательства Российской Федерации, N 52 (ч.I), 25.12.2006, ст.5496
- Рузакова О. А. Договоры о создании результатов интеллектуальной деятельности и распоряжении исключительными правами: учебно-практическое пособие для магистров. — Москва: Проспект, 2017. 144с.
- С. В. Валдайцев, О. В. Мотовилов, В. Н. Лукашов: Управление инновациями и интеллектуальной собственностью фирмы; под ред. О. В. Мотовилова. -2-изд. перераб.и доп. — Москва: Проспект, 2018–352 с.
- Рахматулина Р. Ш. Коммерческое использование объектов авторского права: монография. — Москва: Проспект, 2019–144 с.
