Статья посвящена вопросам защиты исключительных прав на товарный знак путем аннулирования домена нарушителя. Автором приводятся практические примеры стратегии защиты в сфере прав на доменные имена как с точки зрения истца, так и с точки зрения ответчика. В исследовании отмечается, что деятельность потенциального ответчика-нарушителя права на товарный знак может быть не связана с деятельностью истца, и что ответчик может прекратить либо приостановить использование доменного имени, в состав которого входит товарный знак правообладателя, что может сделать невозможным удовлетворение исковых требований о прекращении использования доменного имени.
Ключевые слова : доменное имя, товарный знак, интеллектуальная собственность.
Практически любая коммерческая деятельность XXI века ведется с использованием сети «Интернет». При этом достаточно распространенными являются случаи нарушения исключительных прав на товарные знаки путем регистрации доменного имени, сходного с товарным знаком того или иного правообладателя. Защита такого права является одной из рутинных задач современных ip-юристов.
Практическая значимость данного исследования заключается в возможности краткого ознакомления с некоторыми проблемами защиты исключительных прав на товарные знаки в рамках доменных споров.
Научной новизной исследования выступают некоторые рекомендации, связанные с ведением судебных споров, связанных с защитой прав на товарные знаки.
Под доменным именем (доменом) поднимается адрес веб-сайта информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», создающийся для удобства его использования. Каждое доменное имя заменяет собой соответствующий цифровой код — IP-адрес компьютера, на котором находится та или иная интернет-страница. Например, для компании «Яндекс» таким именем будет являться «dzen.ru».
Согласно пункту 1 статьи 1484 ГК РФ, лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 ГК РФ любым, не противоречащим закону способом. В силу пункта 2 статьи 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности, путем размещения товарного знака в сети «Интернет», в том числе, в составе доменного имени и при других способах адресации [1].
В свою очередь, доменные имена, по сложившейся практике, в своем составе достаточно часто включают словесное обозначение, которое используется организациями в качестве товарного знака. Например, для московского футбольного клуба «Спартак» доменным именем будет являться «spartak.com». При этом приставка «com» определяет принадлежность к тому или иному серверу (компьютеру, где размещается домен, а также его стране). Например, «com» является американским, домен «ru» — российским, а домен «su» — советским, оставшимся еще со времен СССР.
Согласно статье 1484 ГК РФ пункт 3 — без разрешения правообладателя никто не вправе использовать сходные с зарегистрированным товарным знаком обозначения, если в ходе использования таких наименований возникнет вероятность смешения [1].
Таким образом, «доменные» споры относятся к сфере нарушения исключительных прав на товарные знаки.
Так, добросовестные компании, занимающиеся развитием и продвижением своего товарного знака, приобрели известность среди потребителей, вложили большие деньги в маркетинговые бюджеты, стали узнаваемы, следовательно, их товарные знаки могут являться желаемым объектом нарушения их непосредственных исключительных прав на товарный знак.
К числу способов выявления вышеуказанных правонарушений, в том числе, относятся поиск доменных имен, включающих действующий товарный знак. Правонарушители создают или копируют названия товарного знака в доменном имени, предлагая, таким образом, товары или услуги от имени правообладателя известного производителя. При этом поиск осуществляется среди сотен миллионов доменных имен, в том числе и на кириллице.
Если обращаться к способам защиты в сфере нарушения прав на доменные имена, то к ним традиционно относятся обращение в суд, а также досудебное урегулирование споров.
1. Досудебное урегулирование.
Несмотря на то, что споры о защите исключительных прав на товарные знаки по нематериальным требованиям не предусматривают обязательное соблюдение досудебного урегулирования, однако и запрета на такой порядок в законе нет, поэтому правообладатель может по своему желанию направить претензии нарушителю исключительного права на товарный знак;
2. Судебная защита.
Доменные споры могут включать в себя как нематериальные требования, так и требования с выплатой компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак.
По общему правилу, нарушением исключительного права на товарный знак является фактическое его использование в составе доменного имени, тождественного или сходного до степени смешения с товарным знаком, в отношении товаров, однородных с теми, для которых предоставлена правовая охрана этому товарному знаку.
Так, исходя из разъяснений, содержащихся в пункте 158 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее — Постановление № 10), требование о пресечении нарушения (подпункт 2 пункта 1 статьи 1252 ГК РФ), выражающегося в неправомерном использовании доменных имен, тождественных или сходных до степени смешения с товарным знаком (подпункт 5 пункта 2 статьи 1484 ГК РФ), может быть заявлено в виде требования о запрете использования доменного имени определенным образом (например, об обязании удалить информацию о конкретных видах товаров на соответствующем сайте или прекратить адресацию на данный сайт). При этом признание действий администратора по приобретению права на доменное имя (в том числе с учетом обстоятельств последующего его использования) является актом недобросовестной конкуренции. В этом случае исходя из целей регистрации доменного имени нарушением исключительного права на товарный знак может быть признана сама по себе такая регистрация. Таким образом, действия по приобретению права на доменное имя могут быть признаны нарушением права на товарный знак в случае, если судом установлено, что действия администратора по приобретению доменного имени являлись актом недобросовестной конкуренции [2].
Остановимся на судебной практике.
Из материалов Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области следует, что ООО «Грин Стрим Логистика» обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с заявлением о принятии предварительных обеспечительных мер в виде запрета регистратору ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ» совершать действия, направленные на доменное имя «gslog.ru». При этом обеспечительные меры в виде аннулирования домена были сразу же удовлетворены судом, что является важным инструментом с точки зрения практического юриста, занимающегося судебными спорами в данной сфере. Кроме того, были полностью удовлетворены также и исковые требования, и суд, в числе прочего, ссылался на то обстоятельство, что данный домен используется третьими лицами по схожим видам деятельности, а именно — логистике [3]. Так, можно предположить, что с точки зрения представителя ответчика возможной стратегией защиты по подобным спорам может являться приведение обратного доказательства — использование домена в других целях, не связанных с целями истца.
Следует отметить, что истцу недостаточно доказать лишь факт нарушения права на доменное имя. Так, если речь идет об аннулировании домена, суду необходимо предъявить доказательства того, что на момент рассмотрения искового заявления тот или иной сайт все еще используется ответчиком. В противном случае суд откажет в удовлетворении требований. При этом уже после проведения судебного процесса, по сути, будут отсутствовать преграды к его использованию. Подобное решение можно встретить в деле № А56–111130/2021, когда суд, в числе прочего, ссылался на обстоятельства прекращения использования доменного имени, полностью отказав в исковых требованиях [4].
Таким образом, под аннулированием домена нарушителя, как правило, подразумевается запрет на его использование, так как речь идет не о физическом предмете, идентифицирующемся в пространстве и во времени, а о буквенно-цифровом значении, которое можно просто перестать использовать либо передать право на его использование настоящему правообладателю. При этом, при разработке стратегии защиты исключительного права на товарный знак в рамках доменных споров необходимо руководствоваться нормами статей 1229, 1252, 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации, а также пунктом 158 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 N 10. Кроме того, при инициировании судебного процесса необходимо тщательно взвешивать возможные риски проведения подобных споров, обращая внимание на следующее:
- Деятельность потенциального ответчика может быть не связана с деятельностью истца;
- Использование доменного имени на момент проведения судебного заседания может быть фактически прекращенным либо приостановленным;
- Одним из факторов, влияющих на успех в подобных спорах, может являться правильное формулирование исковых требований, исходя из фактических обстоятельств дела на момент подачи искового заявления;
- В случае представления интересов ответчика можно использовать стратегию доказательства отсутствия связи домена с видом деятельности истца, то есть, в подобных ситуациях необходимо привести доказательства того, что речь идет не более чем о лексическом совпадении. Мы считаем, что идеальным подтверждением такой позиции может являться, в том числе, семантический анализ обозначений, анализ на однородность товаров и услуг, филологическая экспертиза.
Литература:
- «Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая)» от 18.12.2006 N 230-ФЗ (ред. от 07.10.2022) // «Собрание законодательства РФ», 25.12.2006, N 52 (1 ч.), ст. 5496.
- Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 N 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» // «Бюллетень Верховного Суда РФ», N 7, июль, 2019.
- Решение от 25 мая 2022 г. по делу № А56–110511/2021 Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области (АС Санкт-Петербурга и Ленинградской области) // [Электронный ресурс] URL: //sudact.ru/arbitral/doc/wuSxcSulZpxT/ (Дата обращения: 02.12.2022).
- Решение от 26 мая 2022 г. по делу № А56–111130/2021 Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области (АС Санкт-Петербурга и Ленинградской области) // [Электронный ресурс] URL://sudact.ru/arbitral/doc/CW43dL0vcZUp/ (Дата обращения: 05.12.2022).
- Сборник судебной практики и решений Суда по интеллектуальным правам Новоселова Л. А., Корнеев В. А., Кольздорф М. А., Рассомагина Н. Л. и др. 2013–2020 гг.
- Право интеллектуальной собственности, Средства индивидуализации, Том 3, Новоселова Л. А., 2018
