В статье автор рассматривает действие принципа старшинства средств индивидуализации при столкновении тождественных или сходных до степени смешения средств индивидуализации.
Ключевые слова: принцип старшинства средств индивидуализации, средства индивидуализации, товарный знак, фирменное наименование, коммерческое обозначение.
Важной задачей для каждой организации является достижение узнаваемости как производимых товаров или оказываемых услуг, так и непосредственно самой организации в глазах потребителей. Не последнюю роль здесь играют средства индивидуализации, в частности, такие как товарный знак, фирменное наименование и коммерческое обозначение.
Однако разным организациям не всегда удаётся избежать схожести используемых ими средств, вследствие чего появляется риск ввести в заблуждение потребителей, а также контрагентов, что в целом может негативно сказаться на деятельности организации.
В этой связи гражданским законодательством в целях правовой охраны таких средств индивидуализации как товарный знак (знак обслуживания), фирменное наименование и коммерческое обозначение в абз. 1 п.6 ст. 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее — ГК РФ) закреплён принцип старшинства, суть которого заключается в том, что при столкновении средств индивидуализации, принадлежащих разным лицам и являющихся тождественными или сходными до степени смешения, преимущество имеет то средство, которое возникло ранее.
В рамках данной статьи будет рассмотрено действие принципа старшинства на средства индивидуализации, непосредственно упомянутые в абз. 1 п.6 ст. 1252 ГК РФ.
Стоит отметить, что принцип, согласно которому преимущество при столкновении средств индивидуализации имеет средство, возникшее ранее, отражён также в иных нормах ГК РФ, устанавливающих правовое регулирование для отдельно взятых средств индивидуализации. Например, п.2 ст. 1539 ГК РФ, в соответствии с которым не допускается использование коммерческого обозначения, способного ввести в заблуждение относительно принадлежности предприятия определенному лицу, в частности обозначения, сходного до степени смешения с фирменным наименованием, товарным знаком или защищенным исключительным правом коммерческим обозначением, принадлежащим другому лицу, у которого соответствующее исключительное право возникло ранее.
Схожее положение, но уже относящееся к запрету регистрации товарных знаков, которые сходны до степени смешения или тождественны фирменным наименованиям, коммерческим обозначениям (их отдельным элементам) либо наименованиям селекционных достижений, права на которые у иных лиц возникли ранее приоритета товарного знака, содержится в п.8 ст. 1483 ГК РФ.
Из содержания указанных норм следует, что в случае столкновения средств индивидуализации, принадлежащих разным лицам, стоит установить следующие обстоятельства: на какое средство индивидуализации право возникло ранее; являются ли средства индивидуализации тождественными или сходными до степени смешения; могут ли быть введены в заблуждение потребители или контрагенты.
Устанавливая первое из перечисленных обстоятельств, необходимо определить в какой момент на определённое средство индивидуализации у лица, использующего его, возникает право.
Говоря о товарном знаке, ст.1480 ГК РФ указывает, что он должен быть зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации. Исходя из ч.1 ст. 1232 ГК РФ: исключительное право на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации признается и охраняется при условии государственной регистрации такого результата или такого средства.
Однако помимо даты государственной регистрации товарного знака немаловажное значение для данного средства индивидуализации имеет дата подачи заявки в федеральный орган исполнительной власти в сфере интеллектуальной собственности (далее Роспатент). Именно по ней определяется приоритет товарного знака (который, в частности, важен в том случае, если с момента подачи заявки в Роспатент обратилось иная организация за регистрацией тождественного или сходного товарного знака), а также отсчитывается срок действия исключительного права на товарный знак в соответствии со ст. 1491 ГК РФ.
В связи с указанным возникает следующий вопрос: какой датой необходимо руководствоваться — датой государственной регистрации товарного знака или же датой подачи заявки в Роспатент?
Данный вопрос вызывал дискуссии применительно к тем ситуациям, где в период с момента подачи заявки до момента государственной регистрации товарного знака иное лицо использовало обозначение тождественное или сходное до степени смешения с заявленным на регистрацию товарным знаком. Этот вопрос был поставлен на разрешение Научно-консультативного совета при Суде по интеллектуальным правам. Рассмотрев его, 16 октября 2017 года членами указанного совета был вынесен Протокол № 17, в котором большинство участвующих лиц пришли к выводу, что подобного рода использование обозначения, имеющего сходство с регистрируемым товарным знаком, не будет являться нарушением исключительного права на товарный знак [4].
В дальнейшем эта точка зрения была закреплена в п. 155 Постановления Пленума Верховного суда РФ от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (Далее Постановление Пленума ВС РФ № 10), в котором было закреплено, что обозначение, заявленное на регистрацию и проходящее экспертизу в Роспатенте, до даты его регистрации в Государственном реестре товарных знаков товарным знаком не является. В связи с чем совершённые третьим лицом действия, связанные с использованием сходного обозначения в период между датой подачи заявки и датой регистрации товарного знака, не могут считаться нарушением исключительного права на товарный знак [6].
Однако применительно к принципу старшинства судебной практикой был установлен иной подход. Так, в Постановлении Суда по интеллектуальным правам от 22 сентября 2021 г. по делу № А40–208709/2019 указывалось, что при применении положений п.6 ст. 1252 ГК РФ правовое значение в целях определения «старшинства» средств индивидуализации имеет дата приоритета товарного знака (знака обслуживания) [11]. Схожий подход судами применялся неоднократно [12, 13, 15].
Встречается и противоположная судебная практика. Например, в Постановлении Суда по интеллектуальным правам от 03.03.2023 № С01–42/2023 по делу № А28–6803/2021 суд пришёл к выводу, что «ответчик зарегистрирован в качестве юридического лица 22.06.2018, а спорный товарный знак — 19.08.2019. В связи с этим исключительное право на фирменное наименование у ответчика возникло раньше, чем исключительное право на спорный товарный знак», при этом датой приоритета товарного знака значилось 19.06.2018 г., что было раньше даты регистрации фирменного наименования [14].
В данной ситуации (применительно к принципу старшинства) более обоснованным видится первый подход, поскольку положением п.8 ст. 1483 ГК РФ уже наложено ограничение относительно регистрации товарного знака, тождественного или сходного до степени смешения с фирменным наименованием или коммерческим обозначением, что должно защищать уже существующие на дату приоритета товарного знака фирменные наименования и коммерческие обозначения. Неудобство, однако, заключается в том, что при проведении экспертизы заявленного обозначения (на стадии регистрации товарного знака) не проверяется его сходство или тождество с существующими фирменными наименованиями и коммерческими обозначениями.
Однако, как следует из Информационного сообщения Роспатента «О проверке соответствия обозначений, заявляемых на регистрацию в качестве товарных знаков, требованиям пункта 8 (в части фирменных наименований и коммерческих обозначений) статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации», правообладатели таких средств индивидуализации как фирменное наименование или коммерческое обозначение могут подать в Роспатент обращение, которое будет учитываться при принятии решения по результатам экспертизы заявленного для регистрации в качестве товарного знака обозначения [5].
Таким образом, при применении принципа старшинства значение имеет непосредственно дата подачи заявки (дата приоритета) в Роспатент.
Кроме того, нужно оговорить, что Президиум Высшего Арбитражного суда Российской Федерации указывал, что п.6 ст. 1252 ГК РФ не связывает предоставление преимущества возникшему ранее средству индивидуализации с моментом получения исключительных прав правообладателем по договору об отчуждении товарного знака от прежнего правообладателя [10]. Данный подход применяется судами и в настоящее время [14].
Не может служить доказательством старшинства товарного знака и использование обозначения в роли доменного имени, для рекламы и продвижения товаров до момента подачи заявки для регистрации в Роспатент, поскольку на момент подобного использования товарного знака ещё не существовало [12].
Следующим средством индивидуализации является фирменное наименование.
В соответствии с п.2 ст. 1475 ГК РФ исключительное право на фирменное наименование возникает со дня государственной регистрации юридического лица и прекращается в момент исключения фирменного наименования из единого государственного реестра юридических лиц в связи с прекращением юридического лица либо изменением его фирменного наименования. Фирменное наименование вносится в единый государственный реестр юридических лиц и фиксируется в учредительных документах организации.
В случае изменения произвольной части фирменного наименования право на новое фирменное наименование возникает со дня государственной регистрации изменений, внесенных в учредительные документы юридического лица [6].
Относительно следующего средства индивидуализации — коммерческого обозначения — действуют несколько иные правила, касающиеся момента возникновения исключительных прав, поскольку оно, в отличие от упомянутых средств индивидуализации, не нуждается в государственной регистрации или внесении информации о них в учредительные документы юридического лица.
В соответствии с п.1 ст. 1539 ГК РФ исключительное право на коммерческое обозначение возникает, если обозначение обладает достаточными различительными признаками и его употребление правообладателем для индивидуализации своего предприятия является известным в пределах определенной территории. Соответственно, право на указанное средство индивидуализации не может возникнуть ранее момента начала фактического использования обозначения [6].
Как отмечает Суд по интеллектуальным правам в Постановлении от 01.12.2022 № С01–2037/2022, для установления наличия у лица исключительных прав на коммерческое обозначение необходимо установить следующее: существует ли спорное обозначение, используется ли оно конкретным лицом для индивидуализации конкретного предприятия, а также начало такого использования, которое не может быть ранее начала фактического функционирования предприятия, и продолжительность использования [13].
Кроме того, судами также обращается внимание на локальный характер исключительного права на коммерческое обозначение. Например, в Постановлении Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 02.09.2021 № 11АП-11655/2021 указывалось, что требование известности коммерческого обозначения в пределах определенной территории в принципе предопределяет характер исключительного права на указанное средство индивидуализации, а именно: такое исключительное право имеет локальный характер, его действие всегда ограничено определенной территорией (город, район, улица и т. д.). Иными словами, не исключено сосуществование коммерческих обозначений, известных в пределах различных (не пересекающихся) территорий [16].
В качестве подтверждения известности коммерческого обозначения, как указывает судебная практика, могут использоваться доказательства длительного и (или) интенсивного использования обозначения на определенной территории: произведенные затраты на рекламу, значительные объемы реализации товаров и оказания услуг под этим обозначением, результаты опроса потребителей товаров по вопросу известности обозначения на определенной территории, и другие подобные сведения [17].
Таким образом, дата возникновения исключительного права на указанное средство индивидуализации определяется применительно к каждому отдельному случаю на основании доказательств, подтверждающих использование и известность обозначения.
Оценивая такое обстоятельство как тождество или сходство до степени смешения, надлежит руководствоваться Правилами составления, подачи и рассмотрения заявок на товарные знаки, утв. Приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 № 482. Они имеют различные критерии сравнения средств индивидуализации, будь то звуковые (фонетические), графические (визуальные) и смысловые (семантические) [3].
При этом вопрос о сходстве обозначений до степени смешения считается вопросом факта и может быть разрешен судом без назначения экспертизы, поскольку указанная деятельность, как отмечалось в Постановлении Пленума ВС РФ № 10, не требует специальных познаний [6].
Последним обстоятельством, которое необходимо установить при применении принципа старшинства, является возможность введения в заблуждение потребителей или контрагентов.
Исходя из положений Постановления Пленума ВС РФ № 10 для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров. Вероятность смешения в глазах потребителей определяется исходя из сходства обозначений и степени однородности товаров. Суд учитывает род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей, взаимодополняемость или взаимозаменяемость и другие обстоятельства [6].
При этом Верховный суд РФ также отмечает, что осуществление деятельности в различных регионах Российской Федерации объективно препятствует возможности смешения деятельности различных лиц в глазах потребителей [7–9]. Данный подход видится обоснованным, в частности, при столкновении коммерческих обозначений, действие которых, как правило, носит локальный характер.
Таким образом, принцип старшинства средств индивидуализации необходим в действующем гражданском законодательстве, поскольку при наличии тождества или сходства до степени смешения средств индивидуализации, именно он позволяет исключить конкуренцию исключительных прав сторон спора. Его применение неразрывно связано с установлением обширного круга обстоятельств, многие из которых находят своё толкование в судебной практике.
Литература:
- Сергеев, А. П. Принцип старшинства при столкновении сходных до степени смешения средств индивидуализации, принадлежащих разным лицам / А. П. Сергеев. — Текст: непосредственный // Закон. — 2021. — № 7. — С. 117–124.
- Гражданский кодекс Российской Федерации от 30.11.1994 № 51-ФЗ // СПС «КонсультантПлюс».
- Приказ Минэкономразвития России от 20.07.2015 № 482 (ред. от 01.03.2023) «Об утверждении Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, Требований к документам, содержащимся в заявке на государственную регистрацию товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака, и прилагаемым к ней документам и их форм, Порядка преобразования заявки на государственную регистрацию коллективного знака в заявку на государственную регистрацию товарного знака, знака обслуживания и наоборот, Перечня сведений, указываемых в форме свидетельства на товарный знак (знак обслуживания), форме свидетельства на коллективный знак, формы свидетельства на товарный знак (знак обслуживания), формы свидетельства на коллективный знак» (Зарегистрировано в Минюсте России 18.08.2015 № 38572) (с изм. и доп., вступ. в силу с 29.06.2023) // Официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru.
- Протокол заочного заседания Научно-консультативного совета при Суде по интеллектуальным правам от 16.10.2017 № 17 // СПС «КонсультантПлюс».
- Информационное сообщение Роспатента «О проверке соответствия обозначений, заявляемых на регистрацию в качестве товарных знаков, требованиям пункта 8 (в части фирменных наименований и коммерческих обозначений) статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации»// СПС «КонсультантПлюс».
- Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» // Бюллетень Верховного Суда РФ. — 2019. — № 7.
- Определение Верховного Суда РФ от 05.12.2017 № 300-КГ17–12018 по делу № СИП-718/2016.
- Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ от 05.12.2017 № 300-КГ17–12021 по делу № СИП-626/2016
- Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ от 05.12.2017 № 300-КГ17–12023 по делу № СИП-717/2016
- Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ № 985/10 от 25.05.2010.
- Постановление Суда по интеллектуальным правам от 22.09.2021 г. № С01–1468/2021 по делу № А40–208709/2019.
- Постановление Суда по интеллектуальным правам от 30.09.2021 № С01–1635/2021 по делу № А45–17897/2020.
- Постановление Суда по интеллектуальным правам от 01.12.2022 № С01–2037/2022 по делу № А60–15213/2022.
- Постановление Суда по интеллектуальным правам от 03.03.2023 № С01–42/2023 по делу № А28–6803/2021.
- Постановление Шестого арбитражного апелляционного суда от 15.11.2023 г. № 06АП-5878/2023 по делу № А04–1295/2022.
- Постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 02.09.2021 № 11АП-11655/2021 по делу № А65–284/2021.
- Постановление Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 16.04.2019 № 19АП-680/2019 по делу № А48–7592/2018.
