Право на товарный знак является абсолютным и исключительным субъективным правом [1]. Под абсолютностью следует понимать возникновение прав у правообладателя независимо от воли третьих лиц, и этому праву корреспондирует обязанность всех окружающих воздерживаться от действий, способных его нарушить или воспрепятствовать его осуществлению правообладателем [2]. Правообладатель обладает монополией в распоряжении зарегистрированным товарным знаком, и поэтому без разрешения использование товарного знака либо сходных с ним обозначений запрещено законом.
Сейчас понятие «нарушение исключительного права на товарный знак» регламентирует ГК РФ в главе защита прав на товарный знак, но с небольшими изменениями от утратившего силу ФЗ «О товарных знаках». Ст. 1484, 1515 регламентируют нарушение исключительного права на ТЗ так: нарушением исключительного права правообладателя является использование без разрешения правообладателя в гражданском обороте на территории РФ товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрированный, или однородных товаров. Такое общее понятие вывела А. В. Мотылькова [3].
Что касается непосредственно, юридической ответственности за нарушение исключительного права на товарный знак, то стоит сказать, что она бывает: гражданско-правовой, административной и уголовной.
Административная ответственность предполагает уплату штрафов за нарушение данного права. Гражданско-правовая, подразумевает такую защиту как: требование правообладателя изъятие из оборота и уничтожения контрафактных ТЗ, упаковок и этикеток, также требование изъятия за счет нарушителя, требование вместо возмещения убытков выплаты компенсации.
Применительно к гражданско-правовой ответственности, такими основаниями являются условия, образующие в совокупности состав гражданского правонарушения. Ответственность образуют такие факты, как: противоправность поведения, наличие у потерпевшего убытков или вреда, наличие причинной связи между противоправным характером поведения нарушителя и наступившими последствиями в виде убытком или вреда потерпевшего, а также наличие вины правонарушителя. Таким образом, законодательную основу юридической ответственности исключительного права на ТЗ, составляет гражданское законодательство и учебная литература. Непосредственно, юридическая ответственность за нарушение исключительного права на ТЗ — это ответственность за нарушение исключительного права за использование в гражданском обороте товарного знака, принадлежащего конкретному правообладателю [4].
Некоторые субъекты, желая не вкладывать средства в приобретение исключительных прав на товарный знак или в продвижение своего собственного обозначения, могут использовать без разрешения правообладателя спорный товарный знак, что является посягательством на имущественную сферу правообладателя. На сегодняшний день, анализируя практику правоприменения арбитражных судов, антимонопольных органов, Суда по интеллектуальным правам, за использование чужих ТЗ хозяйствующие субъекты привлекаются к административной ответственности за совершение актов недобросовестной конкуренции. Наиболее эффективным способом противодействия незаконному использованию ТЗ считается обращение к антимонопольным органам, которые признают подобные действия актом недобросовестной конкуренции.
На законодательном уровне в п. 9 ст. 4 Федерального закона «О защите конкуренции» (далее — ЗоЗК) закреплено определение недобросовестной конкуренции. Из него О. А. Городов выделяет следующие характеристики:
— наличие действия хозяйствующего субъекта или группы лиц;
— направленность действия на получение преимуществ при осуществлении предпринимательской деятельности;
— противоречие действия законодательству РФ, обычаям делового оборота, требованиям добропорядочности, разумности, справедливости;
— наличие действительных или потенциальных убытков у хозяйствующего субъекта-конкурента, возникших вследствие осуществленных действий;
— наличие действительного или потенциального вреда, причиненного деловой репутации хозяйствующего субъекта-конкурента вследствие осуществленных действий [5].
Незаконное использование исключительного права на ТЗ может признаваться паразитарной конкуренцией или паразитарным прикреплением с целью извлечь преимущества посредством промышленного или коммерческого достижения другого. К паразитарной конкуренции ВОИС относит действия, способные повлечь ослабление различительной способности ТЗ, а также действия по использованию чужой репутации. В российском антимонопольном законодательстве паразитарной конкуренции посвящены ст. 14.4 (запрет на приобретение и использование исключительного права на ТЗ) и 14.6 (запрет на создание смешения) ЗоЗК.
Приобретение и использование исключительного права на средства индивидуализации, в частности на товарный знак, запрещены, если конкуренты своими действиями пытаются паразитировать на известности и распространенности товарного знака и имеют нацеленность на воспрепятствование предпринимательской деятельности иных хозяйствующих субъектов-конкурентов. На примере вынесенных актов, в частности решений по делу № 08–430/2015, № 08–419/2015, № 08–191/2016 Татарстанского УФАС; № 1–14- 107/00–08–16 ФАС РФ; предписания № 4 по делу № 46 Новгородского УФАС от 20.05.2016; заключения об обстоятельствах дела № 21 от 27.06.2017 Ставропольского УФАС, антимонопольный орган привлек хозяйствующих субъектов к ответственности, предусмотренной ч. 1 ст. 14.4 ЗоЗК.
При решении вопроса, есть ли в действиях наличие признаков нарушений по рассматриваемой статье, антимонопольный орган в каждом деле устанавливал одинаковые обстоятельства, которые предусмотрены ч. 9 ст. 4 и ч. 1 ст. 14.4 ЗоЗК. В совокупности должны быть исследованы: факт реализации товара со спорным обозначением ответчика; наличие конкурентных отношений между субъектами; каким образом введение товаров в оборот могло исключить либо ограничить возможности конкурентов по реализации своей продукции; лицо знало или должно было знать о том, что третьи лица (третье лицо) на момент подачи заявки на регистрацию обозначения в качестве товарного знака законно использовали соответствующее обозначение для индивидуализации производимых ими товаров или оказываемых услуг без регистрации в качестве товарного знака, а также то, что такое обозначение приобрело известность среди потребителей.
Так, в Решении УФАС по Санкт-Петербургу по делу № 1–14.4–224/78–01–16 от 09.12.2016 были рассмотрены случаи, когда приобретение товарного знака конкурентом имело цель воспользоваться приобретенной известностью обозначения благодаря действиям других лиц, которые претерпели издержки ввиду его продвижения [6].
А в 2017 г. ФАС России рассмотрела спор по делу № 1–14–203/00–08- 16 о законности монополизации исключительных прав на товарный знак BLACK FRIDAY. Известные заявители — участники рынка электронной коммерции — считали действия по приобретению и использованию товарного знака в отношении ряда классов МКТУ за ООО актом недобросовестной конкуренции [7].
Компетентный орган при рассмотрении дела установил, что спорное обозначение является заимствованным, не является оригинальным для того перечня услуг, в отношении которых зарегистрирован спорный товарный знак. Таким образом, отметим, что при решении вопроса о добросовестности приобретения хозяйствующим субъектом прав на товарный знак антимонопольный орган или суд исследуют как обстоятельства, связанные с самим таким приобретением, так и последующее поведение правообладателя, свидетельствующее о его цели.
Важно также знать, что антимонопольный орган может прийти к выводу об отсутствии между сторонами конкурентных отношений на момент подачи заявки на регистрацию ТЗ, т. к. установление недобросовестности только на стадии использования ТЗ не является самостоятельным основанием для признания приобретения исключительного права на товарный знак недобросовестным. Статья 14.6 ЗоЗК закрепляет запрет на создание смешения.
Наличие угрозы смешения товарных знаков — это одно из ключевых обстоятельств, которые необходимо установить в подобных делах. Для квалификации тех или иных действий в качестве акта недобросовестной конкуренции, связанной с незаконным использованием товарного знака, антимонопольный орган устанавливает: факт введения в гражданский оборот товара/продукции с размещением спорного товарного знака на нем; наличие конкурентных отношений; однородность товаров; тождество или сходство до степени смешения со спорным товарным знаком; возможность введения в заблуждение или введение в заблуждение третьих лиц.
В ст. 1484 ГК РФ дан открытый перечень способов размещения ТЗ. Как правило, распространено размещение спорного товарного знака на товарах или упаковках конкурента. В решении по делу № 1–14‑1211/77‑16 Московского УФАС России конкурентом предлагались датчики для тестирования на безвозмездной основе, а также введение парковочных датчиков в гражданский оборот, маркированных обозначением «SENSIT», сходным до степени смешения с товарным знаком «SENSEIT», зарегистрированным заявителем [8].
Все чаще недобросовестными субъектами используется символика Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 г., Кубка конфедераций FIFA 2017 г. на товарах, вводимых в гражданский оборот. Так, решением по делу № А08/14.6–17 Башкортостанским УФАС ИП был привлечен к ответственности за незаконное использование в деятельности по реализации резиновых мячей товарных знаков «WORLD CUP», «FIFA WORLD CUP 2018» и изображение руки, держащей мяч, при отсутствии сертификата «FQP» и договора с правообладателем об использовании товарных знаков [9].
Как известно, исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации признаются за их правообладателем и охраняются законом. Несмотря на правовую защиту, монополия правообладателя не должна противоречить личным интересам. Судья ВАС РФ Е. Ю. Валявина применительно к объектам авторского права указала, что публичный интерес заключается именно в сохранении свободы творчества, которая нередко подразумевает под собой переработку уже имеющихся произведений. П. 4 ст. 1274 ГК РФ дает право осуществлять такую переработку без согласия правообладателя и без выплаты ему вознаграждения, позволяя создавать и использовать объекты авторского права в жанре пародии или карикатуры на основе другого (оригинального) правомерно обнародованного произведения.
В любом случае, создание логотипа, знака, обозначения или какого-либо иного изобразительного элемента осуществляется при помощи творческого труда автора. Отсюда следует, что, по сути, одному и тому же результату интеллектуальной деятельности может предоставляться различная правовая охрана. В этом проявляется тесная связь авторского права и права на средства индивидуализации.
Исходя из вышесказанного, думается, что диспозиция п.4 ст. 1274 ГК РФ вполне применима и к средствам индивидуализации, в частности, к товарным знакам. Е. Г. Афанасьева указывает на возможность применения данной статьи ГК РФ по аналогии к общеизвестным товарным знакам [10]. Общеизвестность в данном случае следует понимать в строгом смысле слова, то есть признание и регистрация в качестве такового товарного знака в Российской Федерации. Но для возможности применения соответствующей нормы по аналогии необходимо указать на ряд критериев, по которым товарный знак может быть признан пародийным. Зарубежная судебная практика изобилует массой решений, в которых судьи, признавая товарный знак исполненным в жанре пародии, указывают на данные критерии.
Во-первых, товарный знак должен быть общеизвестным, чтобы потребителям было легко понять, что они имеют дело с пародией. Во-вторых, естественно, такое обозначение должно иметь собственные оригинальные черты, для того чтобы исключить его тождественность с оригиналом, либо имитацию последнего. В-третьих, оригинальные черты должны иметь комичный характер, причем достаточно сильный, для того чтобы исключить простую схожесть товарных знаков до степени смешения и введения тем самым потребителя в заблуждение.
Также полагаю необходимым добавить, что при пародировании у потребителя не должно возникнуть представления о принадлежности товаров (услуг) одному изготовителю. И, конечно, необходимо помнить, что пародия сама по себе предполагает сохранение узнаваемости пародируемого объекта интеллектуальной собственности.
Совокупность таких критериев вполне можно было отразить и в отечественном законодательстве о товарных знаках. Соответствующие нормы помогли бы в урегулировании споров, связанных с правомерностью использования данных обозначений. Кроме того,
Е. Ю. Валявина отмечает, что такие нормы способствовали бы развитию конкурентной среды [11]. Полагаю, что это связано с тем, что у предпринимателей появится возможность использовать в виде пародии известность того или иного товарного знака для привлечения клиентов. Однако в таком случае «свобода творчества» в виде высмеивания общеизвестных обозначений станет лишь средством привлечения клиентов и извлечения прибыли, ставя культурные цели на второй план. Возможно, это и является причиной отсутствия законодательного урегулирования обсуждаемого вопроса.
Несмотря на то, что пародирование товарных знаков в российских нормативно-правовых актах не отражено, случаи пародирования имелись. Всем известные казусы с «Газпромчиком» и со «Сбербаром» вызвали интерес как у практиков, так и у теоретиков отечественного права. Однако с «акулами» бизнеса, как известно, шутки плохи. Поэтому казус был исчерпан на уровне предъявления соответствующих претензий «пародистам». Вероятность того, что суд был бы на их стороне, весьма мала, поскольку общеизвестному товарному знаку предоставляется правовая охрана независимо от того, подпадает ли класс товаров (услуг), реализуемых (оказываемых) предпринимателем, создавшим пародию, под соответствующий класс Международной классификации товаров и услуг правообладателя общеизвестного обозначения или нет подпадает. Однако такая правовая защита предоставляется при наличии следующего условия. У потребителей должна возникать ассоциация с обладателем исключительного права на общеизвестный товарный знак. В случае отсутствия такой ассоциации правовая охрана указанного обозначения ограничивается.
От пародирования данных средств индивидуализации необходимо отличать использование схожих с ними до степени смешения обозначений. В соответствии с правилами составления, подачи и рассмотрения заявок на регистрацию товарных знаков и Методическими рекомендациями Роспатента об определении тождества и сходства до степени смешения, последнее определяется как ассоциация товарных знаков между собой, несмотря на отдельные отличия [12]. Полагаю, что для России именно этот критерий должен применяться в случаях попытки создания и использования товарного знака в жанре пародии, причем не только для общеизвестных обозначений. Однако практика разнообразна. Есть решение, в котором суд вообще отказал в удовлетворении иска о запрете использовать обозначение, тождественное в словесном и фонетическом элементах товарному знаку истца, несмотря на то, что продукция производится одинаковая [13]. При таком раскладе пародия в данной сфере вполне имеет место быть.
Необходимо учитывать, что вышеуказанные критерии разделены тонкой гранью, пересечение которой может повлечь привлечению к соразмерной правонарушению ответственности. Ведь не стоит забывать, что основное назначение товарных знаков заключается в том, чтобы отличать товары (услуги) одних производителей от однородных товаров (услуг) других производителей.
В связи с распространением экономических отношений в сети Интернет популяризировалось незаконное использование обозначений, тождественных либо сходных до степени смешения с товарным знаком субъекта, в доменном имени, на сайтах интернет-магазинов, в контекстной рекламе (ключевые слова в поисковой системе) et al. Так, в Определении ВАС РФ от 21.03.2013 по использованию ответчиком обозначения Windows в доменном имени суд определил критерии по выявлению в действиях администратора домена наличия или отсутствия акта недобросовестной конкуренции, которые оцениваются в совокупности:
1) доменное имя идентично или сходно до степени смешения с ТЗ третьего лица;
2) у владельца доменного имени нет каких-либо законных прав и интересов в отношении доменного имени;
3) доменное имя зарегистрировано и используется недобросовестно [14].
Отметим, что антимонопольный орган при решении о признании действий хозяйствующего субъекта актом недобросовестной конкуренции в виде незаконного использования товарного знака фактически осуществляет рассмотрение спора о защите исключительного права на товарный знак, исследуя в каждом случае ряд признаков, присущих нарушениям по ст. 14.4 и 14.6 ЗоЗК, а также опираясь на нормы части четвертой ГК РФ о защите исключительного права на товарный знак и закрепленную монополию правообладателя на зарегистрированное обозначение.
Как суд, так и антимонопольный орган устанавливают всю совокупность анализируемых выше обстоятельств, обозначенных в ст. 14.4 и 14.6 ЗоЗК, т. к. при недоказанности хотя бы одного из элементов нарушения действия субъекта не могут быть признаны актом недобросовестной конкуренции.
Представляется, что защищенность товарного знака является недостаточной и нашему государству необходимо должным образом обеспечить защиту. Необходимо так же отметить тот факт, что на практике сложилась довольно-таки противоречивая ситуация, поскольку фирменные наименования никаким образом не проходят проверку на наличие в обороте аналогичных товарных знаков, но так же и сам товарный знак при его регистрации не проходит проверку на наличие идентичных фирменных наименований, тем самым возникает большая возможность появления одинаковых товарных знаков и фирменного наименования, принадлежащих разным владельцам.
Таким образом, для того чтобы в последующих случаях избежать столкновений интересов, обладателям фирменных наименований предпочтительней было бы регистрировать их также в качестве товарного знака. Так же необходимым является усовершенствование системы регистрации товарных знаков, это необходимо для того, чтобы ускорить и упростить подачу документов, а также ввести нормы, которые представляют иные преимущества владельцам товарных знаков перед теми, кто использует только фирменные наименования, возможно даже налогового или рекламного характера. Что же касается обладателей товарных знаков, то вопрос об их правовой защите должен быть решен путем привидения в соответствии норм о товарных знаках и фирменных наименованиях, т. е внесение дополнений в статью ГК РФ, в которой будет отражен запрет регистрации фирменных наименований при наличии тождественного товарного знака. Так же необходимо создать Реестр лиц, в котором бы указывались лица, которые недобросовестно используют чужие товарные знаки, с целью формирования негативной репутации соответствующих участников предпринимательских отношений и их бенефициарных владельцев.
Литература:
- Гражданское право: учебник в 3 т. / под ред. А. П. Сергеева. М.: Проспект, 2017. Т. 3. С. 123
- Право интеллектуальной собственности: учебник / под общ. ред. Л. А. Новоселовой. М.: Статут, 2017. Т. 1. Общие положения. С. 189
- Мотылькова А. В. Незаконное использование товарного знака и нарушение исключительного права на товарный знак: соотношение понятий // Бизнес в законе. Экономико-юридический журнал. 2015. № 1. С. 4–9.
- Малахова Н. Л. Об ограничении исключительного права на товарный знак // Вестник Нижегородского университета им. Н. И. Лобачевского. 2014. № 6. С. 8–10.
- Городов О. А. Право промышленной собственности: учебник. М.: Статут, 2011. 782 с.
- Решение УФАС по Санкт-Петербургу по делу № 1–14.4–224/78–01–16 от 09.12.2016// СПС «Консультант-плюс».
- Решение по делу № 1–14–203/00–08- 16 // СПС «Консультант-плюс».
- Решение по делу № 1–14‑1211/77‑16 Московского УФАС // СПС «Консультант-плюс».
- Определение ВАС РФ от 21.03.2013// СПС «Консультант-плюс».
- Особое мнение судьи ВАС РФ Валявиной Е. Ю. к постановлению Президиума ВАС РФ от 19.11.2013 № 5861/13// СПС «Консультант-плюс».
- Особое мнение судьи ВАС РФ Валявиной Е. Ю. к постановлению Президиума ВАС РФ от 19.11.2013 № 5861/13// СПС «Консультант-плюс».
- Методические рекомендации по определению однородности товаров и услуг при экспертизе заявок на государственную регистрацию товарных знаков и знаков обслуживания, утвержденных Приказом Роспатента от 31.12.2009 N 198 [Электронный русурс] URL http://www.fips.ru/sitedocs/met_ rec_tm.pdf (Дата обращения: 20.04.2020).
- Постановление Президиума ВАС РФ от 25.03.2008 N 16747/07 по делу N А28–6996/06–360/17 // СПС Консультант плюс.
- Решение по делу № А08/14.6–17// СПС «Консультант-плюс».
