О некоторых аспектах регистрации товарных знаков, включающих объекты авторского права



В статье рассматривается проблема регистрации товарных знаков, содержащих объекты авторского права. Анализируется действующее законодательство и правоприменительная практика.

Ключевые слова: товарный знак, произведение, согласие правообладателя.

Действенным механизмом, позволяющим повысить узнаваемость производимого товара, защитить интересы организации и расширить бизнес-присутствие на территории иностранных государств, является регистрация товарного знака.

Несмотря на достаточно подробное регулирование, на практике регистрация товарного знака вызывает немало сложностей. В качестве примера можно привести использование в товарном знаке объектов, охраняемых нормами авторского права.

К объектам авторских прав ст. 1259 ГК РФ относит произведения науки, литературы и искусства независимо от достоинств и назначения произведения, а также от способа его выражения.

К числу критериев охраноспособности произведений традиционно относят объективную форму выражения и творческий характер труда его создателя [1, с. 46]. П. 4 ст. 1259 ГК РФ предусмотрено, что для возникновения, осуществления и защиты авторских прав не требуется регистрация произведения или соблюдение каких-либо иных формальностей. В связи с чем, предоставление правовой охраны произведениям не ставится в зависимость от наличия или отсутствия факта регистрации права.

Как установлено ст. 1482 ГК РФ, в качестве товарных знаков могут быть зарегистрированы словесные, изобразительные, объемные и другие обозначения или их комбинации. В связи с чем при регистрации товарного знака возможно столкновение интересов правообладателя товарного знака и автора произведения, на основе которого было создано соответствующее средство индивидуализации.

В соответствии со ст. 1483 ГК РФ не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные названию известного в Российской Федерации на дату подачи заявки на государственную регистрацию товарного знака произведения науки, литературы или искусства, персонажу или цитате из такого произведения, произведению искусства или его фрагменту, без согласия правообладателя, если права на соответствующее произведение возникли ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

Приказом ФГБУ ФИПС от 20.01.2020 N 12, регламентирующим порядок предоставления государственной услуги по государственной регистрации товарного знака, предусмотрено, что при проведении формальной экспертизы заявки на товарный знак, проверяется, в том числе, наличие документального подтверждения согласия обладателя авторского права или его правопреемника в случае, если заявленное обозначение тождественно названию известного в Российской Федерации на дату подачи заявки на государственную регистрацию товарного знака произведению науки, литературы или искусства, персонажу или цитате из такого произведения, произведению искусства или его фрагменту [2].

При этом в соответствии со ст. 1499 ГК РФ на стадии экспертизы обозначения, заявленного в качестве товарного знака, проверка заявленного обозначения требованиям пп. 1 п. 9 ст. 1483 ГК РФ не проводится. Как неоднократно указывал Суд по интеллектуальным правам, исключение пп. 1 п. 9 ст. 1483 ГК РФ из числа проверяемых Роспатентом оснований и его включение в категорию, требующую только последующего контроля, не является ошибкой законодателя, а выступает следствием защиты интересов правообладателей.

Пп. 1 п. 9 ст. 1483 ГК РФ направлен на защиту частных интересов правообладателей, которые Роспатент не может защищать по своей инициативе, в связи с чем, проверка соответствия обозначения требованиям пп. 1 п. 9 ст. 1483 ГК РФ Роспатентом зависит от воли лица, чьи права затронуты.

Права лиц, в интересах которых установлены требования пп. 1 п. 9 ст. 1483 ГК РФ, защищаются в соответствии с законом, путем представления обращений на этапе регистрации товарного знака или предъявления возражений после регистрации. Заинтересованные лица должны предоставить необходимые доказательства при направлении обращения или возражения, Роспатент, в свою очередь, не вправе самостоятельно искать такие доказательства [3].

Предусмотренное пп. 1 п. 9 ст. 1483 ГК РФ основание к отклонению притязаний лица на правовую охрану товарного знака является так называемым относительным основанием к отказу в регистрации, защищает сугубо частный интерес правообладателя объекта авторского права, не может применяться без установления факта наличия у определенного лица исключительного права на то или иное произведение, а потому вопрос о его применении не должен решаться в отсутствие на это воли такого правообладателя [4].

Подводя итог, Роспатент не уполномочен на осуществление проверки обозначения, заявленного в качестве товарного знака на предмет соответствия пп. 1 п. 9 ст. 1483 ГК РФ. Вместе с тем, прямой запрет для осуществление такой проверки действующее законодательство также не содержит.

В этой связи интересна позиция Суда по интеллектуальным правам, выраженная в Постановлении от 02.09.2021 N С01–999/2021 по делу N СИП-883/2020.

Так, несмотря на доводы Роспатента о том, что в случае наличия у него фактических сведений о существовании сходного названия известного произведения с заявленным на регистрацию обозначением и отсутствия согласия правообладателя произведения на регистрацию такого обозначения в качестве товарного знака (знака обслуживания), административный орган вправе отказать в регистрации последнего.

Иное толкование положений пп. 1 п. 9 ст. 1483 ГК РФ допускает ситуацию, при которой регистрирующий орган будет принимать заведомо незаконное решение, нарушающее права добросовестного правообладателя.

Не согласившись с указанным доводом, Суд по интеллектуальным правам указал, что Роспатент не вправе применять ни на стадии экспертизы, ни на стадии рассмотрения возражений нормы пп. 1 п. 9 ст. 1483 ГК РФ по собственной инициативе и исходя из самостоятельно добытых доказательств.

Помимо того, Суд по интеллектуальным правам обратил внимание на то, что Роспатент заменил основание, которое регистрирующий орган не может проверить на стадии экспертизы (пп. 1 п. 9 ст. 1483 ГК РФ), основанием, которое он проверить вправе (пп. 1 п. 3 ст. 1483 ГК РФ).

Эксперты регистрирующего органа, знающие о том, что они не вправе применять пп. 1 п. 9 ст. 1483 ГК РФ на стадии экспертизы, те обстоятельства, которые охватываются этим подпунктом, искусственно подводят под пп. 1 п. 3 ст. 1483 ГК РФ. Впоследствии на стадии рассмотрения возражения Палата по патентным спорам «переквалифицирует» эти обстоятельства по пп. 1 п. 9 ст. 1483 ГК РФ.

Президиум Суда по интеллектуальным правам полагает невозможным поддерживать очевидно недобросовестные действия государственного органа, которые он совершает в обход закона [5].

Рассмотрение вопроса о соответствии обозначения, заявленного в качестве товарного знака пп. 1 п. 9 ст. 1483 ГК РФ в условиях состязательного процесса является механизмом, позволяющим защитить интересы правообладателя произведения, преодолеть субъективное мнение конкретного эксперта об известности того или иного произведения, путем оценки представленных доказательств.

Так, исходя из анализа судебной практики, степень известности устанавливается судом на основании опросов общественного мнения [6], распространённости информации о произведении в сети Интернет [7], упоминания произведения в научных работах [8].

При этом, как отмечается судами, законодательство не содержит исчерпывающего перечня документов, представляемых в обоснование известности произведения.

Таким образом, в судебной практике складывается позиция о полном запрете проявления Роспатентом инициативы по проверке заявленного обозначения на предмет соответствия пп.1 п.9 ст. 1483 ГК РФ. В то же время, устоявшийся подход судов фактически способствует тому, что Роспатент под угрозой отмены решения, при отсутствии обращения заинтересованного лица, вынужден заведомо незаконно регистрировать товарные знаки, противоречащие требованиям пп. 1 п. 9 ст. 1483 ГК РФ.

С учетом изложенного выше, порядок применения пп. 1 п. 9 ст. 1483 ГК РФ нуждается в дальнейшем уточнении в целях установлениябаланса частных и публичных интересов.

Дискуссии в научной среде вызывает и сама формулировка, использованная законодателем в пп. 1 п. 9 ст. 1483 ГК РФ.

Во-первых, согласно абз. 5 п. 9 ст. 1483 ГК РФ, без согласия правообладателя не могут быть зарегистрированы обозначения не только тождественные, но и сходные до степени смешения с произведениями науки, литературы или искусства, если права на соответствующие произведения возникли ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

Обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия [9].

Таким образом, благодаря внесенным изменениям, возможность защитить свои права получили авторы, в произведение которых правообладателем товарного знака были внесены изменения, например, добавлены или исключены отдельные элементы.

Во-вторых, наиболее сложным вопросом является установление критериев известности произведения.

Из анализа пп. 1 п. 9 ст. 1483 ГК РФ, возможно выявить требования к обнародованию произведений, вытекающее из его известности; территориальный (произведение должно приобрести известность на территории Российской Федерации); и темпоральный критерий (известность подлежит установлению на дату подачи заявки на регистрацию товарного знака).

Вместе с тем в соответствии с п.3 ст. 1259 ГК РФ авторские права распространяются как на обнародованные, так и на необнародованные произведения, выраженные в какой-либо объективной форме.

Согласно ст. 1256 ГК РФ исключительное право в полной мере распространяется как на обнародованные, так и необнародованные произведения, находящиеся в какой-либо объективной форме на территории Российской Федерации. В случае, если произведение обнародовано за пределами Российской Федерации или не обнародовано, но имеет объективную форму выражения за пределами территории Российской Федерации, исключительное право на такое произведение признается за гражданином Российской Федерации, являющимся автором такого произведения, а также иностранным гражданином и лицом без гражданства, в соответствии с международными договорами Российской Федерации.

Исходя из анализа приведенных выше норм, формулировка пп. 1 п. 9 ст. 1483 ГК РФ не только прямо противоречит положениям статей 1256, 1258 ГК РФ, но и фактически ограничивает право авторов, произведения которых получили широкую известность за рубежом, обратиться за защитой своих прав и законных интересов.

В-третьих, дискуссии вызывает и вопрос о том, является ли перечень произведений, приведенный в пп. 1 п. 9 ст. 1483 ГК РФ, для использования которых при регистрации товарного знака необходимо согласие правообладателя, исчерпывающим.

Например, в диссертации Садовского П. В. выражена позиция, согласно которой перечень объектов авторского права, в отношении которых необходимо согласие правообладателя для регистрации товарного знака (ст. 1483 ГК РФ), является исчерпывающим. По мнению автора, пп. 1 п. 9 ст. 1483 ГК РФ нуждается в изменении путем указания в нем на невозможность регистрации в качестве товарных знаков обозначений, воспроизводящих любые объекты авторского права, без получения соответствующего разрешения правообладателя. При этом нет необходимости перечислять данные объекты, поскольку для решения вопроса об отнесении того или иного из них к охраняемым авторским правом всегда можно обратиться к авторскому законодательству [10].

В то же время профессор Гаврилов Э. П. напротив полагает, что перечень объектов, предусмотренный пп.1 п. 9 ст. 1483 ГК РФ, является примерным, поскольку индивидуализировать товары и услуги могут и другие подобные объекты, другие части (элементы) произведений [11, с. 42].

Представляется, что позиция Гаврилова Э. П. является более обоснованной. Ограничительное толкование пп. 1 п. 9 ст. 1483 ГК РФ вступает в противоречие со ст. 1259 ГК РФ, устанавливающей открытый перечень произведений, а также не соответствует смыслу самой нормы, направленной на защиту прав и законных интересов правообладателей.

Помимо того, не все названия произведений, персонажи и цитаты сами по себе являются объектами авторского права. Согласно п. 7 ст. 1259 ГК РФ авторские права распространяются на часть произведения, на его название, на персонаж произведения, если по своему характеру они могут быть признаны самостоятельным результатом творческого труда автора и имеют объективную форму выражения.

Как отмечается в учебной литературе, применительно к пп.1 п. 9 ст. 1483 ГК РФ необходимо говорить не о любых персонажах, названиях или цитатах, а только о тех, что охраняются авторским правом. Такие объекты обладают самостоятельным творческим характером и оригинальностью. Именно поэтому они способны выступить в качестве коммерчески привлекательных товарных знаков, с высокой различительной способностью [12, с. 84].

Данный вывод подтверждается судебной практикой. Так, в Постановлении Президиума Суда по интеллектуальным правам от 28.01.2019 N С01–999/2018 по делу N СИП-199/2018, обращено внимание на то, что цитата, о которой говорится в пп. 1 п. 9 ст. 1483 ГК РФ, является частью произведения, а следовательно, для того, чтобы признать факт использования именно цитаты, должно быть установлено, что она узнаваема как часть конкретного произведения. Такая узнаваемость также зависит от степени известности произведения.

Сам по себе факт публикации литературного произведения без доказательств приобретения соответствующих материальных носителей каким-либо существенным числом потребителей данных услуг (или иных доказательств осведомленности потребителей о произведении) не свидетельствует об известности произведения (а соответственно, о вероятности возникновения каких-либо ассоциативных связей в отношении этого произведения) [13].

Таким образом, действующая редакция пп. 1 п. 9 ст. 1483 ГК РФ вызывает сложности при ее применении. Отдельные вопросы регулируются на уровне судебной практики. Фактически создается ситуация, при которой лицо, заинтересованное в защите своих прав и законных интересов на произведение, вынуждено не только постоянно отслеживатьпубликацию бюллетеней уполномоченного регистрирующего органа, но и осуществлять сбор и представление в суд доказательств, направленных на подтверждение известности произведения в отсутствии единообразных критериев.

Безусловно, механизм применения пп. 1 п. 9 ст. 1483 ГК РФ нуждается в дальнейшем уточнении, в том числе, путем конкретизации роли и объема полномочий Роспатента в отношении рассматриваемой нормы.

Литература:

1. Право интеллектуальной собственности: Учебник. — Е. С. Гринь, В. О. Калятин, С. В. Михайлов и др.; под общ. ред. Л. А. Новоселовой. Т. 2: Авторское право. — М.: Статут, 2017. — 360 с.
2. Приказ ФГБУ ФИПС от 20.01.2020 N 12, «Об утверждении Руководства по осуществлению административных процедур и действий в рамках предоставления государственной услуги по государственной регистрации товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака и выдаче свидетельств на товарный знак, знак обслуживания, коллективный знак, их дубликатов». URL: https://new.fips.ru/documents/npa-rf/prikazy-fips/prikaz-fips-20012020–12.php (дата обращения: 20.01.2024).
3. Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 28.06.2023 N С01–904/2023 по делу N СИП-985/2022//СПС «КонсультантПлюс».
4. Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 18.02.2021 N С01–1759/2020 по делу N СИП-479/2020//СПС «КонсультантПлюс».
5. Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 02.09.2021 N С01–999/2021 по делу N СИП-883/2020//СПС «КонсультантПлюс».
6. Определение Верховного Суда РФ от 30.06.2020 N 300-ЭС20–9129 по делу N СИП-387/2019//СПС «КонсультантПлюс».
7. Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 18.02.2021 N С01–1759/2020 по делу N СИП-479/2020//СПС «КонсультантПлюс».
8. Решение Суда по интеллектуальным правам от 13.04.2023 по делу N СИП-1083/2022//СПС «КонсультантПлюс».
9. Приказ Минэкономразвития России от 20.07.2015 N 482 «Об утверждении Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, Требований к документам, содержащимся в заявке на государственную регистрацию товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака, и прилагаемым к ней документам и их форм, Порядка преобразования заявки на государственную регистрацию коллективного знака в заявку на государственную регистрацию товарного знака, знака обслуживания и наоборот, Перечня сведений, указываемых в форме свидетельства на товарный знак (знак обслуживания), форме свидетельства на коллективный знак, формы свидетельства на товарный знак (знак обслуживания), формы свидетельства на коллективный знак» (Зарегистрировано в Минюсте России 18.08.2015 N 38572). URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201508200041 (дата обращения: 20.01.2024).
10. Садовский П. В. Коллизии прав на товарные знаки с правами на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации: Дис.... канд. юрид. наук. — М., 2007. — 136 с.
11. Гаврилов Э. П. Правовая охрана товарных знаков и авторское право: проблемы разграничения // Право. Журнал Высшей школы экономики. 2010. № 2. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/pravovaya-ohrana-tovarnyh-znakov-i-avtorskoe-pravo-problemy-razgranicheniya (дата обращения: 08.09.2023).
12. Право интеллектуальной собственности: учебник / А. С. Ворожевич, О. С. Гринь, В. А. Корнеев и др.; под общ. ред. Л. А. Новоселовой. Т. 3: Средства индивидуализации. — М.: Статут, 2018. — 432 с.
13. Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 28.01.2019 N С01–999/2018 по делу N СИП-199/2018//СПС «КонсультантПлюс».